Hệ thống pháp luật Anh – Mỹ theo hình thức pháp luật đặc thù là Tiền lệ pháp, đòi hỏi sự đối chiếu các tình tiết của vụ việc đang xem xét với tình tiết tương tự đã giải quyết để từ đó có thể áp dụng hình phạt hoặc cách giải quyết đã có. Vì vậy, Án lệ có thể coi là một nguồn quan trọng trong hệ thống pháp luật và giải quyết tranh chấp ở Mỹ. Bài viết đề cập tới những vụ án đã xảy ra tại Mỹ để làm rõ cơ sở đối chiếu một phát minh được coi là có khả năng cấp bằng sáng chế hay không.

 Phần 1: Các vụ án của Toà án tối cao

    Điều 101 đạo luật Sáng chế (AIA) đã từng quy định: “Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title”. Những đối tượng có khả năng được cấp bằng sáng chế bao gồm “quy trình mới và hữu ích, máy móc, quy trình sản xuất hoặc thành phần của vật chất, hoặc bất cứ sự cải tiến nào của những thứ trên mang tính mới và hữu ích”. Tuy nhiên, án lệ Diamond v. Chakrabarty năm 1980 đưa ra một vài ngoại lệ về những phát minh có thể cấp cho: 1. Luật tự nhiên 2. Hiện tượng tự nhiên và 3. Ý tưởng trừu tượng (law of nature, natural phenomena, and abstract ideas). Theo đó, nếu những phát minh có chứa một trong những tính chất trên thì Toà án sẽ có thêm những quy định khác để xác định phát minh đó có phù hợp với AIA không.

1. Diamond v. Chakrabarty

    Kỹ sư di truyền Ananda Mohan Chakrabarty, làm việc cho General Electric (một tập đoàn đa quốc gia tại Mỹ), đã phát triển một loại vi khuẩn có khả năng phá vỡ dầu thô được  ông đề xuất sử dụng để xử lý sự cố tràn dầu. General Electric đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho vi khuẩn này ở Mỹ với Chakrabarty là nhà phát minh. Tuy nhiên, đơn đề nghị cấp bằng sáng chế đã bị từ chối vì theo luật sáng chế vào thời điểm đó, các sinh vật thường được hiểu là không thể được cấp bằng sáng chế theo Điều 101 của Chủ đề 35 Bộ pháp điển Mỹ (Section 101, Title 35, United State Code)
    Uỷ ban Kháng cáo và giải quyết tranh chấp về bằng sáng chế (Board of Patent Appeals and Interferences) đã đồng ý không cấp bằng sáng chế cho trường hợp trên. Tuy nhiên, Tòa án Hải quan và giải quyết kháng cáo về bằng sáng chế Mỹ (United States Court of Customs and Patent Appeals) đã lật lại vụ kiện theo ý của Chakrabarty, cho rằng "thực tế các vi sinh vật còn sống hay không đều không có ý nghĩa pháp lý đối với việc cấp bằng sáng chế." Sidney A. Diamond, Ủy viên Bằng sáng chế và Thương hiệu, đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao.
    Vụ kiện của Tòa án tối cao đã được tranh luận vào ngày 17 tháng 3 năm 1980 và quyết định vào ngày 16 tháng 6 năm 1980. Bằng sáng chế đã được USPTO cấp vào ngày 31 tháng 3 năm 1981.
    Trong bản án, Toà án tối cao đã đưa ra kết luận về việc xác định điều kiện cấp bằng sáng chế khởi nguồn từ luật AIA được soạn thảo bởi Thomas Jefferson. Trong đó thuật ngữ “nghệ thuật” (art) được thay bằng “quy trình” (process) vào năm 1952, và theo báo cáo của Thượng viện giải thích luật AIA năm 1952 có ghi: “Một người có thể “phát minh” một cỗ máy hoặc quy trình, có thể bao gồm bất cứ thứ gì dưới ánh mặt trời được tạo ra bởi con người nhưng không nhất thiết phải được cấp bằng sáng chế theo điều 101 trừ khi đáp ứng đủ các điều kiện”. Như vậy, một vi sinh vật sống do con người tạo ra vẫn có thể là đối tượng được cấp bằng sáng chế.

2. Diamond v. Diehr

    Các nhà phát minh , người trả lời , đã nộp đơn xin cấp bằng sáng chế cho "[quy trình]  đúc cao su tổng hợp thô, chưa thành hình thành các sản phẩm được đúc khuôn”. Quá trình đúc khuôn cao su tổng hợp phụ thuộc vào một số yếu tố bao gồm thời gian , nhiệt độ và độ dày của khuôn và được sử dụng phương trình Arrhenius (một công thức tính sự phụ thuộc nhiệt độ của tốc độ phản ứng) để tính toán các số liệu.

    Có thể tính toán khi nào mở máy ép và thu về cao su đã đóng rắn. Vấn đề là ở thời điểm phát minh được tạo ra, không có cách nào để có được một thước đo chính xác về nhiệt độ mà không cần mở máy ép. Trong phương pháp truyền thống, nhiệt độ của máy ép khuôn, rõ ràng được đặt ở nhiệt độ cố định và được điều khiển bằng bộ điều chỉnh nhiệt, sẽ dao động khi mở và đóng máy ép.
    Sáng chế đã giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng các cặp nhiệt điện nhúng để liên tục kiểm tra nhiệt độ và sau đó cho các giá trị đo vào máy tính. Sau đó, máy tính đã sử dụng phương trình Arrhenius để tính toán khi đã hấp thụ đủ năng lượng để mở máy ép.
    Toà án giải thích rằng “khi phát minh này đi kèm một công thức toán học… thực hiện một chức năng… chuyển đổi hoặc biến cái ban đầu thành một thứ khác”. Nói cách khác, phát minh phải biến đổi “luật của tự nhiên, hiện tượng vật lý, hoặc ý tưởng trừu tượng” thành một thứ mới và hữu ích. Toà án cũng giải thích bản chất tự nhiên của các bước đúc cao su không cản trở việc cấp bằng sáng chế.

3. Bilski v. Kappos

    Đơn xin cấp bằng sáng chế về phát minh ra phương pháp phòng ngừa thua lỗ trong một phân khúc của ngành năng lượng bằng cách đầu tư vào các phân khúc khác của ngành đó bằng công thức toán học. Tại vụ việc này, chuyên viên thuộc USPTO không công nhận phát minh này để được cấp bằng sáng chế. Uỷ ban Kháng cáo và giải quyết tranh chấp về bằng sáng chế cũng đồng tình với ý kiến trên. Giai đoạn phúc thẩm, Toà án liên bang đã dựa trên tiền lệ của Toà án tối cao tuyên bố một phát minh có thể được cấp bằng sáng chế nếu: 1. Nó có tính ràng buộc với một loại máy móc hoặc một bộ máy, hoặc 2. Nó chuyển đổi hoặc biến cái ban đầu thành một thứ khác (tiêu chí “máy móc hay sự chuyển đổi” (machine or transformation)). Toà án tối cao đưa ra lập luận rằng những cơ sở của Diehr, trong việc yêu cầu phát minh phải dẫn tới một sự chuyển đổi mới và hữu ích, không phải là phép thử duy nhất để kết luận khả năng cấp bằng sáng chế của một phát minh.
    Tuy nhiên, Toà án tối cao đã không nêu rõ hơn, ngoài sử dụng tiêu chí “máy móc hay sự chuyển đổi” thì có thể sử dụng những nhân tố nào khác để xác định việc cấp bằng sáng chế. Bởi sự không rõ ràng này, Bilski trở thành cơ sở để từ chối cấp bằng sáng chế cho những phát minh có liên quan đến luật của tự nhiên, hiện tượng vật lý, hoặc ý tưởng trừu tượng.

4. Mayo Collaborative Services v. Prometheus Laboratories, Inc.

    Vụ việc xin cấp bằng sáng chế về việc áp dụng chuẩn đoán đồng hành để xác định chính xác liều lượng thuốc thiopurine. Toà án định nghĩa một quy chuẩn mới để đủ điều kiện cấp bằng sáng chế: một quy trình liên quan tới luật của tự nhiên sẽ không được cấp bằng sáng chế “trừ khi quy trình đó có những đặc điểm mới cung cấp những đảm bảo thực tế rằng quy trình đó không chỉ là bản thảo được thiết kế để độc quyền luật của tự nhiên”. Phát minh này không được cấp bằng bởi những bước thực hiện không tạo ra sự mới lạ trong tổng thể phát minh. Trong khi phán quyết Mayo không ngăn cản khả năng cấp bằng sáng chế cho tất cả chuẩn đoán đồng hành, ý kiến của nó thu hẹp việc phát triển ngành công nghiệp sinh học.

5. Association for Molecular Pathology v. Myriad Genetic, Inc.

    Myriad là một vụ việc khác liên quan đến khả năng cấp phép trong lĩnh vực công nghiệp sinh học: liệu DNA cô lập có thể được cấp bằng sáng chế không. Toà án không chấp nhận việc cấp bằng sáng chế, giải thích rằng việc cô lập một đoạn mã DNA có sẵn không tạo ra hay thay đổi DNA. Toà án công nhận nhà phát minh đã tìm ra gene quan trọng và hữu ích, nhưng việc tách những gene đó ra khỏi vật di truyền không phải là phát minh.
JustAKID

Danh mục tài liệu tham khảo

1. H Wimberly, ‘The Changing Landscape of Patent Subject Matter Eligibility & Its Impact on Biotechnological Innovation’ (2017) 54 Houston LR 995
2. United States Supreme Court - Diamond v. Chakrabarty (1980)
3. Senate Report No. 1979, 82d Cong., 2d Sess. (1952)